"특허출원전 신기술의 비밀을 지켜라"

‘2013 대한민국지식재산대전’에서 관람객들이 3D프린터를 살펴보고 있다. 사진=이데일리DB

[대전=이데일리 박진환 기자] 1 최근 신기술을 개발한 중소기업 A사는 특허출원 전 B사와 물품공급 계약을 체결했다. 그러나 이 과정에서 A사는 계약서에 비밀유지의무 조항을 빠뜨렸다. 이후 A사는 이 신기술로 특허를 받았지만 무효심판 과정에서 특허출원 전 비밀유지의무가 없는 B사에 제품을 판매한 사실이 밝혀졌고, 결국 A사의 특허는 신규성이 없다는 이유로 특허 무효로 판정났다.

2 E사는 공공기관에 신제품 기계를 설치해 사용자 반응을 확인한 후 특허를 출원해 등록받았다. 그러나 E사는 해당 기계에 대해 특별한 비밀관리 조치를 취하지 않은 채 공공기관 직원 등 외부인이 내부 구조를 쉽게 파악할 수 있는 상태로 방치했다. 이로 인해 E사의 특허는 무효심판 절차에서 신규성 요건에 위배된다는 이유로 무효가 됐다.

최근 중소기업들이 특허를 출원하기 전에 신기술의 비밀을 지키지 못해 어렵게 획득한 특허권이 허무하게 무효가 되는 사례가 적지 않은 것으로 조사됐다.

특허심판원에 따르면 2013년부터 지난해까지 최근 5년간 비밀유지의무를 둘러싼 특허무효심판 사건 61건을 분석한 결과, 48%인 29건의 특허가 비밀관리 소홀로 무효 처리됐다.

무효된 29건을 분쟁 당사자별로 보면 중소기업간 분쟁 13건(45%), 중소기업과 개인간 분쟁 5건(17%), 중소기업과 해외기업간 분쟁 4건(14%) 등이다.

특히 중소기업과 관련된 사건이 전체의 79%를 차지해 중소기업의 특허출원 전 기술보안 관리에 세심한 주의가 필요한 것으로 나타났다.

특허는 새로운 기술에 한해서만 주어지는 권리로 이를 신규성 요건이라 불린다.

즉, 다른 사람에게 알려진 기술은 특허를 받을 수 없다는 의미다.

이에 따라 특허를 받았더라도 나중에 다른 사람에게 이미 알려져 있는 기술로 밝혀지면 그 특허는 심판절차를 통해 신규성이 없다는 이유로 무효가 될 수밖에 없다.

중소기업들은 무효심판 절차에서 요구하는 최소한의 기술보안 조치라도 취해 두는 것이 중요하다.

이를 위해서는 기업내부 자료에 비밀표시를 해 두거나 사업제안서나 납품 계약서에 비밀유지 의무조항을 반드시 넣는 등의 조치가 일상화되도록 관리할 필요가 있다.

특허심판원 관계자는 “비밀유지의무를 둘러싼 특허무효 분쟁은 협력관계를 정리되는 과정에서 동업자끼리 다투는 경우가 대부분”이라며 “동업자끼리만 공유하던 내부 비밀자료를 근거로 소모적 특허분쟁이 일어나는 등 특허출원 전에는 기술비밀이 유지될 수 있도록 각별한 주의가 필요하다”고 조언했다.