[에이앤랩's IP법]내 상품의 형태를 누가 베껴서 판다면

[법무법인 에이앤랩 신상민 변호사] 얼마 전 지인의 소개로 한 가죽제품을 판매하는 A업체의 대표가 우리 법인을 방문했다. 가죽으로 만든 수제가방과 지갑, 벨트 등을 만들어 판매하는 사업체를 영위하는 분이었다.

내용을 들어보니 다른 업체가 자신들이 생산하는 제품과 동일한 형태의 제품을 만들어 SNS를 통해 판매하고 있다는 것이었다. 이 사실은 기존 고객의 제보로 알게 됐다고 한다.

A업체의 대표는 저작권이나 디자인권으로 등록을 하지 않은 상황이라 어떻게 대응하는 것이 효율적인지 물어왔다. 권리를 등록하지 않은 상태에서 침해행위에 대해 권리구제를 받기 위해서는 민법상 불법행위를 활용할 수 있기지만, 민법은 일반적이고 포괄적인 규정이어서 다소 한계가 있다. 특히 민법상 불법행위에 근거해서는 손해배상 청구는 가능하나 일반적인 침해금지 청구는 한계가 있어 침해자의 판매를 조속히 금지시키는 것이 불가능할 수도 있다.

신상민 법무법인 에이앤랩 변호사

이 경우에 민법상 권리를 보다 구체화하고 권리 등록 없이도 침해행위를 금지시킬 수 있는 방법은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법)을 활용하는 것이다.

부정경쟁방지법은 이번 사례처럼 무임승차를 막기 위해 나온 법률이다. 다른 사람이 애써 만든 상품을 그대로 베껴서 출시한다거나, 타인의 브랜드를 복제해 자신의 상품에 부착해 판매하는 등 ‘다른 사람의 노력으로 만들어진 이미지 등을 도용해 부당이득을 얻는 것’을 막는 것에 초점을 맞추고 있다.

A업체의 사례는 전형적인 상품 형태 모방 행위이다. 부정경쟁방지법의 법 조항(제2조 제1호 자목)을 살펴보자.

‘타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도, 대여, 전시, 수입, 수출하는 행위’

그렇다면 모든 상품이 부정경쟁방지법으로 보호받을 수 있을까. 실무에서는 그렇게 판단하진 않는다. 부정경쟁방지법으로 다퉈보기 위해서는 ①상품 제작 주체 ②상품 제작 시기 ③상품의 형태 ④모방 여부 ⑤상품 사용여부 등을 검토해야 하는데, 각 항목의 세부사항을 살펴보고자 한다.

우선 상품 제작 주체만이 상품 형태 모방 행위의 금지를 주장할 수 있다. 상품 제작 주체란 상품의 형태에 대해 보호를 주장할 수 있는 당사자(개발자)를 말한다. 여기에는 상품의 개발자뿐만 아니라 독점적 판매 권리를 부여받은 총판도 포함된다. 가령, 해외본사와 정식계약을 맺은 업체라면 그 제품에 대한 권리를 주장할 수 있다.

두 번째로 상품이 만들어진 날(상품제작시기)로부터 3년 이내여야 한다. 부정경쟁방지법은 상품 제작자가 상품개발을 위해 투자한 비용과 노력을 회수할 수 있는 기간을 3년으로 보고 법조문에 명시했다. 따라서 만들어진 날로부터 3년이 경과한 경우 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

세 번째는 상품 형태가 통상적이지 않아야 한다. 통상적이란 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로 상품이 기능하는 것을 뜻한다. 가령 선풍기, 연필, 컵 등은 누가 만들더라도 동일한 형태로 만들 수밖에 없을 것이다. 따라서 이러한 제품은 부정경쟁방지법으로 보호받지 못한다.

다만 다이슨처럼 날개가 없는 선풍기의 경우는 통상적인 상품 형태로 보기 어려우므로 출시하기 전에 비숫한 형태의 제품이 존재한다고 볼 사정이 없는 한 부정경쟁방지법으로 보호받을 수 있을 것이다.

실무에서 가장 쟁점이 되는 부분이 바로 모방 여부의 판단이다. 모방이란 이미 존재하는 타인의 상품 형태와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 의미한다. 따라서 선행 상품과 모방 상품을 비교·관찰해 그 형태가 동일하거나 실질적으로 동일한 상품인지를 판단한다.

원칙적으로는 상품 형태의 변경없이 완전히 모방한 경우가 해당한다. 그러나 타인의 상품 형태를 있는 그대로 베끼는 경우보다는 군데군데 형태를 일부 변경해 모방하는 방식으로 침해 행위를 하는 경우가 더 많다. 이 경우에는 변경 내용과 정도, 만들기 위해 투자한 노력과 난이도 등에 따라 모방 여부를 판단한다. 크기나 재질의 변경 등 사소한 차이는 모방자의 비용이나 노력이 많이 투입되지 않았으므로 부정경쟁행위에 해당할 수 있다.

만약 이러한 내용에 모두 해당이 된다면 1) 특허청에 부정경쟁행위 신고를 하거나 2) 부정경행행위 금지청구 및 손해배상소송(민사소송, 부정경쟁방지법 제4조 내지 5조) 3) 형사고소(부정경쟁방지법 제18조) 으로 대응할 수 있다.

다만 이 방법들은 특허청, 법원, 경찰의 사정에 따라 결과가 도출되는 데 상당한 시간이 걸릴 수도 있다. 최대한 신속한 대응을 위해서는 부정경쟁방지법 전문가의 도움을 받아 신속하게 법원에 부정경쟁행위 중지 가처분을 신청하는 것을 강구해야 한다. 또한 소 제기나 고소 과정에서 침해자 측과 합의를 하게 되는 경우도 적지 않은 바이니, 100만원이라도 더 받아낼 수 있는 협상기법을 보유한 전문가에게 합의 대행을 의뢰하는 방법도 고려할 필요가 있다.