[민후의 기·꼭·법]특허침해소송 진행 중 권리범위확인 심판의 활용

특허법원 홈페이지 캡처

[법무법인 민후 노재일 변리사] 특허권자는 정당한 권원이 없는 자가 유효하게 존속중인 자신의 특허권을 침해하는 경우 권리의 침해금지 또는 예방청구(특허법 제126조) 및 손해배상(특허법 제128조)을 청구할 수 있다.

이때 특허권의 침해 판단은 그 특허권이 유효한지 여부, 침해 피의자가 실시중인 발명이 특허권의 보호범위 내에 속하는지 여부 등 객관적인 사정과, 침해 피의자에게 정당한 권원이 있다거나 실시행위가 업으로서 실시한 것이 아니라는 등의 주관적 사정을 함께 고려하여 “법률적 가치판단”에 의해 이루어진다.

특허권은 무체 재산권이면서 고도의 기술적 사상을 내포하고 있어 특허권자는 침해 피의자의 실시행위가 자신의 특허 권리범위에 포함되는 것임을 주장하고, 침해 피의자는 자신의 실시 행위가 특허 권리범위에 포함되지 않음을 입증하는 것이 주된 논점으로 다루어진다.

특허에 관한 분쟁에 있어서 침해 피의자가 실시중인 발명이 특허권의 권리범위에 포함되는지는 특허 침해여부를 판단하는 가장 기본이 되는 요소이며, 법원은 특허권을 둘러싼 구체적 법률관계와 특허권자 및 침해 피의자간의 사실관계를 두루 고려함으로써 침해여부를 판단하는 분쟁의 종국적 해결수단이 된다.

또한, 특허법은 특허발명의 권리범위를 특정하고 침해 피의자가 실시하는 발명이 권리범위에 속하는지 여부만을 판단하는 ‘권리범위확인심판제도(특허법 제135조)’를 두고 있다. 특허심판원의 심결 절차는 사실상 특허법원의 전심절차로서 민사소송에 준하는 엄격한 절차를 거쳐 판단되는 준사법적 성질을 가진다.

권리범위확인심판 제도는 기술 전문가로 구성된 심판관합의체에 의하여 보호범위, 즉 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하여 복잡한 소송절차에 앞서서 분쟁을 조기해결하고, 침해소송에서 법원의 판단기준을 제공하는 역할을 하기도 한다.

특허권의 침해에 있어서 실시중인 발명이 특허 권리범위에 포함되는지의 판단은 법원과 특허심판원에 의해 판단될 수 있는 것인데, 권리범위확인심판 제도는 기술적 범위를 확인할 뿐 양 당사자 사이의 계약관계 등 주관적 사정은 심판의 심결을 내리는데 고려할 사항이 아니라는 점에 양 제도의 차이가 있다.

다만, 특허발명의 기술적 범위에 비교대상발명(침해 피의자의 실시발명)이 포함되는지 여부의 판단을 수행하는 점에서 양 제도는 동일한데, 동일한 법률적 쟁점을 판단함에 있어 법원의 판단과 행정청인 특허심판원의 판단이 각기 다른 시점에서 판단된다면 그 판단에 저촉·모순이 발생할 수 있어 법원 및 특허심판원의 판단에 대한 신뢰도를 보장할 수 없게 되는 문제가 있어 왔다.

이에 최근 특허법원은 “권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다“고 하면서 민사사건이 법원에 계속 중인 때에 동일한 대상물에 대해 특허심판원에 청구된 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없어 부적법하다는 취지로 부적법 각하하였다.

그러나 위 특허법원의 판결에 대해 대법원은 이 같은 “권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지는 것(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 권리범위확인(특))”이라고 판시하면서 양 제도의 차이와 고유의 존재 의의를 다시 한 번 확인하면서 위 특허법원의 판결을 파기하였다.

이와 관련하여, 특허법 제164조는 소송과의 관계를 규율하면서 특허심판원 및 법원은 소송·심판 절차에서 필요하다고 인정되는 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따라 절차를 중지할 수 있다고 하여, 판단의 저촉, 모순 발생을 예방하고 있다.

법원은 당사자 사이의 구체적 사실관계와 특허권의 효력이 제한·확장되는 법률적 가치판단을 통해 분쟁의 종국적 해결 방안으로 활용되지만 그 판단에 있어 비교적 장시간 비용과 시간이 소모되는 점이 있고, 권리범위확인심판은 기술 전문가로 구성된 심판관합의체로부터 특허발명과 대상물 사이의 속부를 비교적 짧은 시간 내에 판단 받을 수 있는 이점(심판사무취급규정 제31조, 제31조의2, 우선 심판 및 신속심판의 규정 등)이 있어, 각 제도의 목적과 판단 대상 및 범주를 달리하는바 제도상의 이점이 구분된다.

따라서 특허 등의 침해 분쟁에 휘말리는 경우 비교적 간편한 심판제도를 우선 활용하여 그 판단을 기초로 분쟁의 조기 해결을 유도할 수 있고, 침해 민사소송이 계속 중인 경우에도 침해 피의자로서는 권리범위확인심판의 결과를 자신의 비침해사실에 대한 유력한 증거로 사용할 수 있을 것이다.

이처럼, 침해 분쟁의 해결 방안은 사안에 따라 어떤 대응 전략을 구상하는지에 따라 상당한 비용과 시간이 소모될 수 있으며, 또 어떤 대응에 따라 적은 비용으로 간단하게 분쟁을 종식 시킬수도 있을 것이다.

이는 특허권자 및 침해피의자 사이의 주관적 사정과 해 피의자가 실시중인 발명이 특허권의 보호범위 내에 속하는지 여부 등 객관적인 사정을 종합적으로 검토하여 진행 방향을 결정해야할 것이며, 필요에 따라 양 제도를 조화롭게 이용하는 것이 타당한 결론을 도출하고, 분쟁을 신속하게 해결하기 위한 지름길이라 할 것이다.

법무법인 민후 노재일 변리사